DHL公司及其子公司 VS 税务专员

子宁

案例要点

这桩历时很久的税务法院诉讼案件涉及DHL公司，标的是商标特许权使用费（以及与其相关的估价）。DHL是一家国际性的航运快递公司，使用一系列带有“DHL”的商标和标志。本案例主要关注的是美国482规章项下的转让定价事宜，同时还涉及到DHL公司一系列商标的公允市场价值，以及为这些商标的使用所确定的适当的公平交易特许权使用费。

案例事实

Document Handling Limited（“DHL”）是一家包裹运输公司，于1969年在美国组建成立。Document Handling Limited International（“DHLI”），于1972年在香港成立。1972年至1992年期间，DHL及DHLI/Middleston NV（“MNV”）属于一个全球运输网络的一部分，其中DHL负责DHLI在美国范围内的装运，而DHLI则负责DHL在国外范围内的装运。直至1987年，各公司依然是享有本地客户所支付的全额款项，并支付各自市场内的广告开支。

1974年，DHL与DHLI签署一份口头协议备忘录（“MOA”），根据该备忘录，DHL许可DHLI在五年时间内使用名称“DHL”，但DHL在提前90日通知后，可停止该许可。根据备忘录，所述备忘录终止后五年内，DHLI禁止使用“DHL”名称。然而，该备忘录并未包含因使用“DHL”商标，而要求DHLI支付给DHL的特许权使用费的规定。随后，该备忘录被续期至1990年。

1977年，DHL开始在美国进行“DHL”商标的注册程序。大约就在这段时间，DHLI将第一个“DHL”标志进行委托使用，随后该标志即在全世界得到使用。自1983年开始，DHLI在多个其他国家发生了“DHL”商标的注册费用。

1990年12月7日，DHL与DHLI签署一项新的协议，根据该协议，DHL拥有在美国进行“DHL”商标的使用和分许可的排他性权利，而DHLI则拥有该商标在美国海外的相应权利。该协议还包含有相应的履行标准，DHL及DHLI一致同意，针对任何运输不均衡情形，将向对方支付成本加成2%的费用，以作为补偿。该协议的有效期为15年，如果双方无异议，有效期满后，将自动续期10年。如果该协议终止，5年内DHLI将被禁止使用“DHL”商标。然而，该协议中并未包含特许权使用费支付的条款。

DHLI与“DHL”商标的销售过程中，发生了以下重要事件：

• 1988年12月21日，日本航空公司（“JAL”）与日商岩井公司（“NI”）共同发出收购要约，希望收购合并后的DHL运输网络的80%。然而，该要约未被接受。

• 第二次要约于1989年6月14日发出。JAL与NI共同提出收购DHLI/MNV的60%，其所计算的DHLI/MNV的总价值为4.5亿美元；以及收购其商标，总价值为5,000万美元。对此，DHL提出商标收购价应为1亿美元，而DHLI/MNV的收购价应为5亿美元。然而，1989年12月，双方就该笔收购交易达成谅解备忘录，同意DHLI/MNV的收购价值为4.5亿美元，商标的收购价值为5,000万美元。

• 1989年后期，Lufthansa加入JAL与NI（以下称“国际财团”）。1990年12月7日，国际财团与DHL/DHLI达成一项最终协议，根据该协议，国际财团将（1）收购DHLI/MNV12.5%的股权，并拥有收购额外45%股权（基于对DHLI/MNV4.5亿美元的估值）的特权；（2）收购DHL2.5%的股权；以及（3）拥有以2,000万美元的价格收购“DHL”商标的特权，前提是国际财团已经收购上述45%的股权。

• 1990年7月9日，DHL与DHLI签署了一项协议，授予DHLI一项期权，以2,000万美元的价格收购“DHL”商标。商标期权规定，15年内，DHL可在美国使用“DHL”商标，免缴商标特许权使用费。15年后，DHL拥有在美国使用该商标的专属权达10年，特许权使用费费率为0.75%。

• 1992年6月7日，国际财团行使其股票收购特权，购买了DHLI/MNV的大部分权益。随后，国际财团将该实体合并入DHL International Ltd（后者在百慕大成立）。1992年9月7日，这个新的实体开始行使其购买特权，以2,000万美元的价格收购“DHL”商标权。这个收购价值也在Bain & Co.,（一家独立咨询公司）所提供的安抚信中得到证明。

1995年，美国IRS针对1990–1992税收年度发出补税通知单，要求缴纳19.45亿美元的税收及7,500万美元的罚款。

图示说明

产生的问题

（1）估值

1989年，一群国外投资者聘请了一名顾问对DHL商标在美国海外的价值进行评估，估价为2,500万美元。该评估师认为，要求具有30%的资本回报率，是假设对DHL投资2.5亿美元并能获得7,500万美元的税前营业利润为基础的。而DHL8,000万美元的实际税前营业利润表明，其“溢价”为500万美元。该评估师将该溢价延期5年，因此得到2,500万美元的估值。

这一年的晚些时候，该群国外投资者提出收购DHL，其收购价格包括5,000万美元用于收购商标，尽管大家普遍认为该笔报价金额并没有基于估值或评估所确定。

1992年，联系到一桩公司间转让的事件，DHL的评估师将截至1990年DHL公司（美国公司）转让给DHL International（非美国公司）的商标权估价为2,000万美元。

诉讼期间，由美国IRS与纳税人分别安排的专家证人对商标的估值存在冲突。

本案例中，估值问题较为复杂。其中一个问题便是在美国及全球范围内，商标所有权及DHL商标权的性质问题。关于这个问题，法院的结论是：

“我们的意见是，DHL拥有和控制DHL商标在全球的知识产权，然而，如上所述，该商标在美国海外的权利却存在若干缺陷和问题，这会对DHL利益的性质和价值产生影响。”

另外一个复杂之处在于，对于其成功而言，DHL商标或其他无形资产的贡献度有多大。法院对DHL业务的性质以及其部分无形资产的相对重要性提出了如下看法：

“空运行业具有高度的竞争性，而对该行业的客户满意度及忠诚度而言，劳务的一致性和可靠性是至关重要的，其次是运输速度和价格。为了提供一致且可靠的劳务，空运公司必须拥有和维持一个庞大的接收和运送网络；由运输设施、飞机、货车及电脑系统构成的基础设施；跟踪技术；以及大量的专门技能和技术。对于一个运输公司来说，这些要素的重要性远超过公司的名称或商标。通常来说，一旦从所需的基础设施中分离，运输公司的名称或商标所具有的价值会降低。有时候，一个业已成立的运输公司兼并另外一家公司时，所注重的仅是后者用于运营的基础设施，而公司名一般会被剔除或抛弃。”

显然，根据以上内容，法院同样也面临着完全不同的价值表示方法和价值观念。法院注意到这种差异并认为（摘自另外两个案例）：

“在这方面，我们注意到，这种极端差异所显示的是一种谨慎的态度，这种谨慎态度对于权衡专家所做的估值来说甚为必要，而专家们都会热切的希望将护身符式的精确结果注入某桩（坦白说）并不精确的案例之中。”

关于所涉及的方法，法院提出：

“所有专家都依赖于免缴特许权使用费的分析，从而得出其自己的结论。有人使用相同的方法却得出完全相反的结论，当然，这种结论对为其付费的一方是有利的。我们对此并不感到意外。因此，每名商标估值专家都会采用有效的假设、费率及因素以获得差异极大的数额，从而“协助”法院查找案件的实情。”

最后法院得出结论，截至1990年，DHL商标在全世界范围内权利的估值应当为1.5亿美元，当然，这是在不考虑这些权利的任何减值的前提下。法院为美国境内的商标权的价值划分的是5,000万美元，而美国以外的其他国家和地区的商标权价值是1亿美元。然后，该法院讨论了“DHL所有权中的瑕疵对商标价值的影响”。在与其它类型的资产价值（采用“适销性折扣”以反映待评估资产的权利减少或缺陷）进行一些对比后，为待估值的海外商标权提供了50%的适销性折扣。因此，法院得出的最终结论是，该商标权在美国的估值为5,000万美元，而在美国海外其他国家和地区的估值也为5,000万美元。

（2）特许权使用费

本案例中的另外一个要素是直接转让定价的事宜，亦即，受控的DHL实体间因使用商标而需要支付的公平交易特许权使用费问题。

IRS所聘请的专家“对很大范围内的业务进行了调研，发现商标使用的特许权使用费跨度很大，从最低的0.7%到最高的15%。而被告所聘请的专家则将该数值确定为0.75%到1%，尽管平均值及中间值会更高。”这种向较低百分比倾向的趋势说明，双方所聘请的专家一致认为，在审理这些案件时，公平的特许权使用费的百分比应当相对较低。

DHL并未就商标使用的公平交易特许权使用费费率而提供任何专家的证据。

随后，法院的裁决是0.75%的特许权使用费费率，认为：

“如上所述，DHL这个名称具有价值，类似的，这个名称的使用也具有价值。然而，我们认为，对于DHL网络在财务上的成功而言，DHL名称并非唯一因素。按照我们对商标价值进行折扣的相同方式，我们确定，本案例中将特许权使用费费率确定为0.75%是合适的”。